東京地方裁判所 平成７年（行ウ）２９０号 判決 1996年8月30日
原告 ソーラ ワイドインダストリアル リミテッド
右代表者 ラム シャルビ
右訴訟代理人弁護士 山上和則
右輔佐人弁理士 吉田稔
同 田中達也
同 福元義和
被告 特許庁長官 荒井寿光
右指定代理人 前澤功外四名
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
特許庁長官が、平成四年意匠登録願第七三五四号につき、平成四年六月二六日付けでした手続補正書及び優先権証明書提出書の不受理処分を取り消す。
第二事案の概要
一 基礎となる事実
１ 原告は、平成四年三月一三日、意匠法（平成五年法律第二六号による改正前のもの、以下「法」という。）六条一項の規定により、意匠に係る物品を「庭園灯」とする意匠登録出願（出願番号平成四年意匠登録願第七三五四号、以下「本件出願」という。）をした。
２ 原告は、本件出願の際、意匠登録願の「５．添付書類の目録」の項に、「(5) 優先権証明書及びその訳文 各一通（追完する）」と記載したのみで、それ以外には、法一五条一項において準用する特許法四三条一項に規定された工業所有権の保護に関する一八八三年三月二〇日のパリ条約（以下「パリ条約」という。）の規定する優先権を主張する旨並びに最初に出願をしたパリ条約同盟国の国名及び出願日を記載せず、それらの記載のある書面を出願と同時に提出しなかった（甲八、弁論の全趣旨）。
原告は、同年四月一五日付けで、手続補正書（甲九）及び優先権証明書提出書（甲一〇）（以下、右手続補正書及び優先権証明書提出書を「本件各書面」という。）を提出したが、右手続補正書には、「本願の出願時において願書の「添付書類の目録」の欄に「優先権証明書及びその訳文」を追完する旨を記載することによりパリ条約による優先権主張を行う意思があることは表示しておりましたが、時間的制約から出願を急ぐあまり優先権主張の基礎となる第一国出願の国名及び日付の表示を行うことを失念しました。そこで、今般、第一国出願の国名及び日付を適正に表示した訂正願書を提出しますので、上記事情を参酌の上、今般の手続補正書を受理して頂きますよう、御願い申し上げます。」との記載がされるとともに、「（訂正）意匠登録願」との表題の上部余白に設けた枠内に「パリ条約による優先権主張」、「国名イギリス国」、「出願日一九九一年九月一三日」、「出願Ｎｏ．二〇一七四六〇」と記載された訂正後の意匠登録願が添付されていた。
３ 被告は、同年六月二六日付けで、本件出願に対する優先権の主張を補正することは認められないとして、本件各書面を受理しない旨の処分（甲七、以下「本件処分」という。）をした。
４ 原告は、同年八月二五日、本件処分を不服として、行政不服審査法による異議申立てをしたが（甲二）、被告は、平成七年八月二日付けで、右異議申立てを棄却する旨の決定をし（甲一）、同月四日、右決定の謄本が原告に送達された。
二 本件は、原告が、被告の本件処分には、法一五条一項で準用される特許法四三条並びに法六〇条の三の解釈及び運用を誤った違法があるとして、本件処分の取消しを求めるものである。
三 争点（取消事由の有無）
１ 原告の主張
被告の本件処分は、以下のとおり、法一五条一項で準用される特許法四三条並びに法六〇条の三の解釈及び運用を誤った違法があるから取り消されるべきである。
（一） 優先権制度の趣旨
(1) パリ条約上の優先権制度は、パリ条約同盟国でなされた第一国出願と同一の対象につき他の同盟国に出願（第二国出願）する際における出願人の時間的及び手続的負担を軽減すべく採用されたものであり、当該他の同盟国の内国民の利益を害さない範囲内で、一定の期間内に限り出願人の利益保護を図ることを本来の目的とする（パリ条約四条Ｂ）。
(2) したがって、我が国においてパリ条約の優先権を認めるか否かも、優先権制度の趣旨から、出願人の利益保護がなされているか否か、第二国の内国民の利益が害されないか否かを実質的かつ個別具体的に検討して決定されるべきである。
（二） 優先権主張の要件
(1) パリ条約四条の規定によると、優先権の利益を享受するためには、次の四要件が必要である。
<１> 優先権が適法に発生していること。
<２> 第一国出願と第二国出願との間に主体及び客体の同一性があること。
<３> 優先期間内に第二国出願がされること。
<４> 第一国出願の国名及び出願日を明示した申立てをすること、一定期間内に優先権証明書を提出すること等、一定の優先権主張手続を行うこと。
(2) 右<１>ないし<３>の要件は優先権制度の趣旨と直接関係するものであり、第二国の内国民の利益との関わりが強いので、そのいずれかが欠如していれば、優先権は否認されるべきであるところ、本件出願では、これらの要件は充足されており、パリ条約上の優先権を認めても、我が国の第三者の不利益となるような本質的不備は存在しない。
(3) 右<４>の優先権主張の申立てが求められる所以は、優先権制度は出願人の利益のための任意的制度（潜在的制度）であるから、出願人の意思表示がないと優先権の存在が分からないからである。したがって、優先権主張の意思が明確にされればそれで足り、パリ条約上、優先権主張の申立ての時期について各同盟国に委ねている（四条Ｄ(1) ）のも、これを裏付けている。
優先権の申立てに際し第一国出願の国名及び出願日の明示が求められるのは、優先権が適法に発生しているか、及び優先期間が遵守されているかを確認するためであり、右要件<１>及び<３>の問題である。また、優先権証明書の提出は、第一国出願の国名及び出願日の確認と優先権主張のための主体的及び客体的要件が充足されていることを確認するためであり、右要件<１>ないし<３>の問題である。それ故、優先権証明書の提出を求めるか否かも各同盟国に委ねられている（四条Ｄ(3) ）。
また、第二国出願時において優先権主張の基礎となる第一国出願の国名及び出願日が表示されていても、それが適正か否かは優先権証明書の提出まで確認できないから、第二国出願時において第一国出願の国名及び出願日を表示させる意義は小さい。すなわち、第二国出願時に第一国出願の国名及び出願日の表示が欠落していても、優先権証明書の提出を求める国においては、弊害はほとんどない。
（三） 本件処分の違法性
(1) 優先権主張手続の検討
法一五条一項（特許法四三条）は、パリ条約上の優先権主張手続として、第一国出願の国名及び出願日を明示した申立てを出願と同時になすべきこと、出願日から三月以内に優先権証明書を提出すべきことを規定する。
本件出願では、出願当初の願書の「添付書類の目録」の欄に優先権証明書及びその訳文を追完する旨の表示がなされており、優先権主張を行う意思が明確にされていた。そして、右出願当時優先権とはパリ条約上の優先権以外に考えられないので、本件出願の願書に記載された優先権がパリ条約上の優先権を指すことは疑念を挿む余地がない。
また、本件出願についての優先権証明書は、出願日から三月以内である平成四年四月一五日に提出され、優先権証明書を通じて、第一国出願の国名及び出願日を容易に確認することができた。
確かに本件出願の願書に優先権の基礎となる第一国出願の国名及び出願日は表示されていなかったが、第一国出願が優先権を適法に発生させており、優先期間も遵守され、法定期間内に提出された優先権証明書により確認できるのであるから、第三者に与える不利益は全くない。
したがって、優先権制度の趣旨からすれば、本件出願について優先権が認められてしかるべきであり、これを結果的に否認することにつながる本件処分は、原告が本来受けられる利益を単に手続的瑕疵が存在することのみをもって否定するもので原告に酷に過ぎ、このような厳格な取り扱いをすべき合理的な根拠はない。
(2) 第三者の利益保護の観点からの検討
本件出願には、優先権主張の要件のうち、第三者の利害に直接関わる本質的要件<１>ないし<３>はすべて充足されており、手続的要件<４>も、第一国出願の国名及び出願日が出願時に明示されなかった点を除き充足されているから、第三者に実質的な不利益はない。仮にあるとすれば、出願人の不利益に便乗するもので、正当な利益といえないし、優先権制度そのものがもたらす不利益は問題にならない。
これに対し、優先権を否認されると、原告は第一国出願と本件出願の中間に生じた事実により意匠登録を受けられなくなる事態が考えられ、その不利益は重大である。
したがって、原告の利益を害してまで保護すべき第三者の利益はない。
(3) 意匠法における特殊事情
特許法では、出願公開制度や補正の時期的制限が設けられ、第一国出願の出願日を基準とされるから、我が国での出願時に優先権の基礎となる第一国出願の国名及び出願日が明示されていないと実質的な弊害がある。
これに対し意匠法には出願公開制度や補正の時期的制限はないので、出願時に第一国出願の国名及び出願日が明示されていなくても実質的な弊害はない。出願公開制度や補正の時期的制限のない米国特許法で、出願時に優先権の申立てを義務付けていないのは、そのことを反映している。
(4) 優先権主張に関する関連規定の検討
法六〇条の三の規定する補正の許される範囲から願書における優先権主張の表示の補正は特に除外されていない。そして、補正の効果は出願時まで遡及するから、本件出願について平成四年四月一五日付けの手続補正書により提出した訂正願書における優先権主張の表示は、本件出願の出願時になされたことになり、法一五条一項で準用される特許法四三条一項の要件を充足する。
特許協力条約は、優先権主張に際し国際出願の願書に第一国出願の国名及び出願日の記載を求めているが、その記載が欠落している場合でも後日提出された優先権証明書で確認できるときは、明白な誤記としてその追加を認めている（同条約規則四・一〇ｂ）。
特許法一八四条の三第二項は、国際特許出願についての優先権主張の手続に関しては、特許協力条約の規定を特許法四三条の規定に代えて適用するから、同条約の右救済規定の趣旨は特許法、意匠法にも妥当する。
(5) 以上のとおり、本件処分は違法である。
２ 被告の主張
（一） 優先権主張の本質と効果
(1) 優先権は、パリ条約に加盟する同盟国の一国において出願した者が、第二国において出願をなすに当たり、一定期間（優先期間）に限って享有することができる特別な利益である。この特別な利益とは、優先期間中は他の出願、当該発明の公表、実施、当該意匠にかかる物品の販売、当該商標の使用等によって不当な取扱いを受けない利益、すなわち、第二国出願について先後願の関係、新規性等の判断の基準日を第一国の出願日に遡ることができる利益である。
ところで、優先権は、同盟国の第一国における最初の出願によって発生するものであるが、それ自体はいまだ観念的な利益であり何ら意味を持たず、優先期間内に第二国において出願する際主張することによって初めて現実的な効力が生じる。したがって、優先権主張は、観念的な優先権を現実に発効させ、その利益を享受するための手段であり、第二国への出願を前提として当該出願を離れては考えられないから、出願手続上の行為である。
そして、右行為としての優先権の主張には、一定の方式が要求される（パリ条約四条Ｄ、特許法四三条）。
(2) パリ条約四条Ｄ(1) は優先権主張の手続を定めており、同条Ｄ(4) で同条に定める手続がされなかった場合同盟国が優先権の喪失を限度としてその効果を定めることとしている。特許法四三条一項から三項において一定の手続を定め、これらの手続に違反した場合、第三者の受ける不利益との関係からも同条四項規定の制裁が加えられることがあるのも当然である。
（二） 本件処分の適法性
(1) 意匠登録出願について優先権主張をしようとする者はその旨、最初の出願をした条約の同盟国の国名及び出願の年月日（所定の事項）を記載した書面（主張書面）を出願と同時に提出しなければならない（法一五条一項によって準用される特許法四三条）。また、優先権を主張しようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して主張書面を省略することができる（意匠法施行規則一一条二項、特許法施行規則二七条の四）。
(2) 優先権の効力は、出願する際、優先権を主張する者により主張書面が被告に提出されたとき、または願書に所定の事項を記載したとき、現実に発生するものと解される。優先権主張は要式行為であるから、主張書面が提出されないとき、または願書に所定の事項を記載していないときは、優先権の効力は現実には発生しないものである。
(3) 本件出願については、条約による優先権主張がなされていない以上、優先権の効力は現実には発生せず、後に補正することはできないとして行った本件処分は適法である。
（三） 原告の主張に対する反論
(1) 原告は、優先権の主張の手続を行わなくても、優先権は適法に発生していると考えているようだが、そもそも第一国に出願したからといって、それによって発生する利益は、観念的な利益に過ぎないものであり、優先権主張の手続を適法に行わない場合は、優先権は現実には発生しない。
(2) 法が準用する特許法において出願と同時に優先権の主張をする旨規定されている以上、主張書面が出願と同時に提出されず、願書に所定の事項の記載がないような場合にまで後の補正によって優先権の主張が認められるものでない。
したがって、法の趣旨からも所定の事項の記載についての補正は明かな誤記である場合を除いて許されず、まして後に優先権の主張を追加するような補正は、当然に許されない。
(3) 特許協力条約における優先権の主張についての救済規定は、パリ条約とは異なる以上、救済をしないからといって違法なものではない。また、特許協力条約においては、意匠登録出願は、出願の対象とされていない。
(4) 第三者との関係については、原告が適法な手続をしていない以上、仮に原告の優先権を認めることとなれば、適法に出願手続を行った第三者が不利益を受けることになり、不公平な取扱いとなる。
第三争点についての判断
一 優先権主張の手続について
１ 法一五条一項によって準用される特許法四三条によれば、パリ条約四条Ｄ(1) の規定により、意匠登録出願について優先権主張をしようとする者は、その旨並びに最初の出願をした条約の同盟国の国名及び出願の年月日（所定の事項）を記載した書面（主張書面）を出願と同時に提出しなければならない。しかし、優先権を主張しようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して、右主張書面を省略することもできる（意匠法施行規則一一条二項によって準用される平成五年通産省令七五号による改正前の特許法施行規則二七条の四）。そして、意匠法施行規則一条一項は、同条二項ないし六項に定める以外の願書は様式一により作成しなければならないと規定し、平成五年通産省令七五号による改正前の様式第一の備考１４には、「第一一条第二項において準用する特許法施行規則第二七条の四の規定により……パリ条約による優先権の主張をする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、願書の用紙の上の余白部分に記載する。」ものとされている。
また、所定の手続を遵守しなかった場合は優先権の主張は効力を失う（特許法四三条四項）ものと規定されている。
２ 本件では、出願と同時に優先権の主張をする旨の書面の提出がなく、また本件出願の願書には、優先権主張に関し、「５．添付書類の目録」の項に、「(5) 優先権証明書及びその訳文各一通（追完する）」との記載があるのみで、第一国出願の国名、出願日の記載もされていなかったものである。
右「５．添付書類の目録」の項の「(5) 優先権証明書及びその訳文 各一通（追完する）」との記載は、その表現自体を見ても、添付書面の一部として、優先権証明書とその訳文を各一通提出するが、それらの書類の現物は後日提出するとの意思表示に過ぎず、形式を見ても意匠法施行規則様式第一の備考１４に定められたものとは全く異なるから、右記載を優先権主張をする旨の記載と解することはできない。なるほど、添付書類として、優先権証明書とその訳文を後日提出すると記載されていることは、出願人はパリ条約による優先権を主張する内心の意思がありながら、主張書面を提出し忘れたか、願書に優先権を主張する旨その他必要事項を記載し忘れたのではないかと推測する根拠とならないわけではない。しかし、意匠登録出願においてパリ条約による優先権の主張がされるか否かは、当該出願の登録要件の有無の判断の基準日がいつになるか、優先期間中に行われた行為に基づく第三者の権利及び使用の権能の発生の有無等、社会、第三者に及ぼす影響が大であるから、優先権の主張は書面により又は願書に記載して明白に行うことを要するものであり、前記のような添付書類の目録の項の記載をもって、優先権の主張の記載と見ることはできない。
したがって、本件出願については、法一五条一項、特許法四三条に規定されたパリ条約による優先権の主張手続が適法にされているものということはできない。
３ 以上のとおり、本件出願の際優先権の主張がなく、それを補正する余地はないから、その補正として提出された本件各書類を受理しなかった本件処分は、適法である。
４ 原告は、(1) 前記第二の三１（二）(1) 記載のパリ条約の優先権の利益を享受するための要件のうち<４>の要件を満たしていないことは本質的不備でない、第一国出願の国名、出願日の表示がなくても優先権証明書の提出を要求する国では弊害がない、第一国出願により優先権がすでに適法に発生しており、優先期間も遵守されており、優先権制度の趣旨からすれば、優先権が認められるべきである、(2) 原告の優先権を認めても、第三者の不利益はない、(3)意匠法は、特許法と異なり、出願公開制度や補正の時期的制限はないから、出願時に第一国出願の国名及び出願日が明示されていなくても実質的な弊害はない、(4) 関連規定である法六〇条の三、特許協力条約規則四条によっても、本件出願の補正が認められるべきである、などと主張する。
（一） しかしながら、右(1) については、パリ条約における優先権は、第一国に出願した者が第二国において出願することに関し、一定期間内に限り、先後願の関係、新規性等の判断の基準日を第一国出願の日に遡らせることができることを享受することができる特別な利益であり、これを受けて規定された法一五条一項、特許法四三条一項の規定は、権利関係の安定、先願主義等の関係から優先権の主張を出願と同時にすることを要求したものであって、優先権の主張は要式行為であるから、第一国出願の国名、出願日の表示がないことのみならず、優先権の主張がなされていない本件にあっては、本件出願時に優先権の主張があったものと認めることはできない。
（二） 右(2) についても、優先権の主張がなされていない出願を優先権の主張があるものと補正することにより、第三者が不利益を被る可能性がある以上、原告の主張は理由がない。
（三） さらに、原告の前記(3) の主張も、優先権の主張を要式行為として規定した法一五条が、特許法四三条二項の規定については読み替えをしたうえ準用していることからすれば、同条一項の規定は特許法と意匠法の区別なく要求される要件であって、実質的な弊害の有無の問題ではない。
（四） また、優先権の主張は出願と同時にされるべきことが法に規定されている以上、補正という行為によって優先権を認める余地はない。特許協力条約は意匠登録出願とは無関係である上、原告の引用する同条約規則四・一〇ｂも優先権の主張自体がない場合について定めたものではない。
二 結論
したがって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 池田信彦 裁判官 高部真規子は、海外出張中につき、署名押印できない。裁判長裁判官 西田美昭）